关于第18906571号“Jinkeli CHOCOLATE Egg及图”商标无效宣告请求裁定书

关于第18906571号“Jinkeli CHOCOLATE

Egg及图”商标无效宣告请求裁定书

商评字[2022]第0000072426号

申请人：索尔马代克有限公司
　　委托代理人：棐兰德知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人：广东金可食品有限公司
　　
　　申请人于2021年06月28日对第18906571号“Jinkeli CHOCOLATE Egg及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标已与申请人在先注册的国际注册第1288269号“Kinder JOY及图”商标、国际注册第728472号图形商标、国际注册第858042号图形商标（以下分别称引证商标一至三）及申请人其他“类似鸭蛋设计图形”的系列商标（例如国际注册1427326号图形商标等（以下称引证商标四）构成相同或类似商品上的近似商标，争议商标的注册和使用必然造成消费者的混淆误认。二、申请人商标经过大量宣传使用已具有极高知名度，申请人及其在先各引证商标已经在相关公众中形成一一对应关系，争议商标的注册和使用必将造成消费者混淆和误认，进而损害消费者及申请人利益。三、被申请人申请争议商标主观性存在恶意，旨在通过摹仿等手段，混淆消费者，牟取暴利，其行为对申请人权利构成了损害，违反了诚实信用原则。四、申请人在先引证商标的包装作为其区别商品来源的显著特征，从而足以被认定为知名商品特有包装、装潢，申请人就该知名商品特有包装、装潢享有在先权利，同时拥有在先的著作权。争议商标以及被申请人所生产、销售的带有争议商标的侵权产品所使用的包装、装潢与申请人在先知名商品特有包装、装潢部分高度近似，并且使用在相同、类似的商品上，容易造成消费者混淆并损害申请人在先权利。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十一条第一款第（三）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（以光盘、复印件形式）：1、经销协议节选及相关翻译页；2、采购证明；3、销售发票统计清单及发票；4、申请人子公司审计报告；5、广告代理协议；6、广告业务证明；7、产品路演业务证明；8、电视广告制作合同；9、电视广告监播报告；10、行政处罚决定书；11、中国重点商标保护名录；12、类似案例裁定书、决定书；13、被申请人摹仿商标信息及原权利人介绍；14、（2021）闵晋证民字第1171号公证书等。
　　被申请人在我局规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：1、争议商标由开平市金可食品有限公司于2016年1月18日申请注册，2017年2月21日在第30类糖、杏仁糖、巧克力、果仁糖等商品上取得注册。2019年8月11日，争议商标注册人名义经我局核准，变更为广东金可食品有限公司，即本案被申请人。
　　2、引证商标一至三在中国获准领土延伸保护的时间均早于争议商标申请日，分别核定使用在第30类糕点及糖果、巧克力和巧克力制品、糖、巧克力等商品上。至本案审理之时，引证商标一至三均为申请人所有的在先有效注册商标。
　　3、引证商标四经我局作出的驳回复审决定予以驳回，且该决定现已生效。故其对争议商标并不构成在先权利障碍。
　　以上事实由商标档案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条为总则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》的有关实体规定之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据适用2013年《商标法》的相应实体条款审理本案。
　　一、争议商标与引证商标三图形在构成要素、整体外观等方面存在差异，两商标共存于市场，一般不易使相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标三未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标整体外观呈蛋的形状，与引证商标一、二图形在整体外观、视觉效果等方面相近，构成近似标识。争议商标核定使用的糖、巧克力等商品与引证商标一、二核定使用的巧克力和巧克力制品、糖、巧克力等商品在功能、用途等方面相近，属于同一种或类似商品，争议商标与引证商标一、二共存于市场，易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标一、二构成2013年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
　　二、知名商品的特有包装、装潢是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品包装、装潢，但该包装、装潢已经作为商标注册的除外。如果一个标志已经注册为商标，则应通过《商标法》有关商标专用权的规定予以保护，不再作为“知名商品特有包装、装潢”进行保护。申请人主张享有知名商品特有包装、装潢权的包装样式已经作为商标在巧克力和巧克力制品、糖等同类商品上获准注册，故申请人该项主张我局不予支持。
　　三、申请人未能提交对其所主张图形享有著作权的充分证据，在先商标注册证及使用证据仅能证明其商标所有权及作为商标使用的事实，尚不能作为申请人对其主张图形享有著作权的充分依据。因此，本案难以认定争议商标的注册损害了申请人主张的在先著作权，从而违反了2013年《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
　　四、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定主要适用于商标对于其指定使用商品或服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生错误的认识。申请人提交的证据不能证明争议商标构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所禁止之情形，故对其有关主张不予支持。
　　五、争议商标使用在核定商品上具有显著特征，申请人主张争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定缺乏事实依据。
　　六、鉴于申请人权益已通过2013年《商标法》其他条款予以保护，本案不再对争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行评述。
　　另，2013年《商标法》第四条是关于商标专用权的主体和取得商标专用权的途径之规定，申请人关于争议商标的注册违反该条款规定的主张，缺乏事实依据，故我局不予支持。申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局均不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:李佳洁
张世莉
谢峥

2022年03月07日